Felipe Palau Ramírez. Dicea (Noviembre)

I. Introducción

En los sistemas marcarios el uso de la marca puede adquirir relevancia en relación con su nacimiento, con la protección de la marca no inscrita allí donde el derecho nace por el registro y con la propia conservación de la marca y, consiguientemente, de los derechos derivados de ésta. El presente estudio se centra, pues, en el último de estos aspectos.

 

Ciertamente, se aborda uno de los temas en que más urgente era su reforma habida cuenta que a los ya de por sí complejos problemas jurídicos que se planteaban en la Ley de marcas de 1988 con el cumplimiento del deber de uso y los efectos de su incumplimiento, se añadía la falta de adaptación de la regulación a la Directiva de marcas, sin que pueda desmerecerse la necesidad de armonizar nuestra legislación con las normas internacionales como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC) y el Tratado sobre Derecho de Marcas (en adelante, TDM).

 

Pero el tema no es sólo importante por la incidencia en su regulación de la nueva Ley de marcas de 2001, sino también por la importancia central que el uso obligatorio adquiere en los sistemas de marcas, no sólo desde el punto de vista positivo y sistemático, sino también práctico.

 

En efecto, el uso obligatorio de la marca se erige en principio fundamental o esencial de los sistemas marcarios actuales, lo que se evidencia en el establecimiento por el Derecho comunitario y por los Derechos nacionales de la Unión Europea de un deber general de uso de la marca registrada, cerrando un período en el que muchos ordenamientos nacionales contenían una regulación parcial o fragmentada, en la que la aproximación a esta figura se hacía principalmente mediante su conformación como causa de caducidad.

 

Por otra parte, desde un punto de vista práctico, buena prueba del lugar destacado que ocupa el uso obligatorio en el Derecho de marcas y de las cuestiones jurídicas que plantea es la atención que está teniendo por los tribunales. Si puede tenderse a pensar que los casos resueltos por los tribunales de la jurisdicción civil se limitarían a casos de violación de derechos y de nulidad, se comprueba, sin embargo, que son muchos los casos en que se dilucida la caducidad de la marca por falta de uso.

 

II. Régimen jurídico

 

La Ley de marcas de 1988 dedicaba tres normas a la regulación de la obligación de uso: en el artículo 4 se establecía la obligación de uso de la marca y se determinaba su estructura; el art. 53 c) configuraba como causa de caducidad de la marca el incumplimiento de la obligación de uso; por último, el artículo 7.2 abordaba un aspecto muy específico del uso, como es la exigencia al titular de presentar una declaración de uso de la marca en el momento de solicitar su renovación.

 

Esta regulación casaba mal con la normativa comunitaria, con la que existían no sólo divergencias terminológicas sino también sustantivas. En particular, la Ley de Marcas de 1988 entraba en contradicción con la Directiva al no admitir la excepción por falta de uso en los procedimientos de nulidad (art. 11.1 DM), al no limitar los efectos del uso parcial a los productos o servicios para los que efectivamente se ha utilizado la marca (art. 11.4 DM) y, aunque en este caso podría defenderse una interpretación conforme, en relación con los aspectos temporales del procedimiento de caducidad por falta de uso (art. 12.1 DM).

 

Tampoco recogía la Ley de Marcas de 1988 la facultad que la Directiva otorgaba a los Estados miembros para que en los procedimientos de inscripción y de violación de derechos de marca pudiera alegarse la falta de uso de la marca oponente o de aquella cuyos derechos se infringen (art. 11.2 y 3 DM).

 

Pues bien, la Ley de Marcas de 2001, aunque en alguna ocasión sin la claridad y precisión técnica que hubiera sido deseable, adapta nuestro ordenamiento a la legislación comunitaria, dedicando a la regulación del uso obligatorio de la marca las siguientes normas: en primer lugar, en el artículo 39 se configura la obligación de uso de la marca, destacando en relación con la legislación anterior la desaparición de la extensión de los efectos del uso parcial a productos y servicios distintos de aquellos para los que se usa la marca y la introducción de una definición de causas justificativas de la obligación de uso siguiendo el ADPIC; en segundo lugar, el artículo 41.2 introduce por primera vez la posibilidad de alegar la falta de uso como excepción por el demandado de un procedimiento de violación de derechos; en tercer lugar, en el artículo 52.3 también se introduce la facultad de alegar por el demandado en un procedimiento de nulidad la falta de uso de la marca anterior, cumpliéndose así las exigencias del art. 11.1 DM; en fin, en los artículos 55 c) y 58 se configura la falta de uso como causa de caducidad.

 

La obligación de uso de la marca nacional también alcanza relevancia en la nueva Ley en relación con los supuestos de cotitularidad de marca. En estos casos, el art. 46.1 LM dispone que “la oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a la declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derecho”.

 

A nivel comunitario, además de la Directiva, a la que ya se ha hecho referencia, el Reglamento sobre la marca comunitaria (en adelante, RMC) regula la obligación de uso siguiendo muy de cerca la Directiva. Únicamente cabe destacar que el art. 108.2 RMC añade, entre los efectos de la falta de uso, la prohibición de transformación de la marca comunitaria en marca nacional, cuando el titular de la primera ha incumplido el deber de uso.  En esta falta de uso podrá fundarse el recurso contra la concesión directa por la OEPM de la transformación de la marca comunitaria en nacional (art. 86.4 LM).

 

En el presente estudio se examina la estructura de la obligación de uso, que comprende: elementos objetivos (se exige un uso efectivo y real de la marca, en forma que no altere el carácter distintivo de aquélla que consta en el registro y en relación con los productos o servicios para los que fue registrada), elementos subjetivos (la marca ha de utilizarse por su titular o por tercero con su consentimiento), territoriales (uso en España) y temporales (la marca no puede permanecer sin usar durante un plazo ininterrumpido de cinco años); analizada su estructura se centrará la atención en las causas justificativas de la falta de uso. La pretensión del estudio no es, sin embargo. realizar un análisis completo de las cuestiones que plantea la institución del uso obligatorio de la marca nacional, sino destacar aquellos aspectos en los que especialmente ha incidido la nueva Ley de Marcas de 2001. Por ello, sólo se apuntan o se examinan brevemente algunas cuestiones muy interesante pero para cuya resolución sigue siendo válida la doctrina y jurisprudencia que se ha ocupado de la Ley de Marcas anterior.

 

 

III. Estructura

 

1. Requisitos objetivos

 

a) Uso efectivo y real v. uso efectivo

 

En el plano objetivo, para entender cumplido el deber de uso por el titular de la marca no es suficiente cualquier uso, sino un uso cualificado, que legalmente se califica –al igual que hacía la Ley de Marcas de 1988- con los términos “efectivo y real”, salvo en el artículo 58 de la Ley de Marcas donde se califica el uso únicamente de efectivo.

 

Estos términos contrastan con los manejados por la Directiva y el Reglamento sobre la marca comunitaria, que únicamente exigen que el uso sea efectivo. Y aquí debe señalarse que el artículo 58 de la Ley de Marcas utiliza el término efectivo porque es una copia literal del artículo 12.1 de la Directiva de Marcas y no porque se quiera calificar al uso de forma distinto a como se hace en los otros preceptos de la Ley.

 

Bajo la vigencia de la Ley de 1988, la doctrina y algún pronunciamiento judicial en nuestro país se esforzaron por dotar de significado propio a los términos efectivo y real (vid. SSTS 22-9-1999 «Nike», SSAP Barcelona 14-2-1995 «Nike», 24-3-1998 «Cumarey»),sin embargo la interpretación de los términos efectivo y real utilizados por nuestra legislación no puede diferir de la otorgada al término efectivo empleado por la Directiva y, en particular, real no puede añadir una cualidad al uso que no estuviera ya comprendida en efectivo. En este sentido, en cuanto se examinan las distintas nociones de efectividad y realidad que se han manejado, rápidamente se advierte que todas caben en la noción de efectividad de la Directiva. Y así se ha entendido correctamente por nuestros tribunales al aplicar la Ley de 1988: del examen de las sentencias publicadas se comprueba cómo en muchas ocasiones se renuncia a distinguir entre realidad y efectividad y sólo se establecen pautas generales para determinar cuándo el uso es suficiente para el cumplimiento de la obligación (SSTS 5-2-1990 «Budweiser», 5-4-1994 «Oasis», 18-12-1992 «Chester», 1-3-1999 «Hispano Suiza») e, incluso, en ocasiones sólo se hace mención a la exigencia de usar la marca de una manera efectiva (SSTS 30-10-1986 «Quilla», SAP 27-4-1993 «Fino Bandera»).

Realizada esta aclaración previa, la efectividad y realidad del uso comporta que la utilización del signo en cuestión se realice a título de marca, que el uso sea externo, esto es, que consista en la comercialización de productos o servicios o, bajo determinadas condiciones, en su publicidad, que alcance cierta intensidad y se realice de buena fe o, como se ha dicho, que las actuaciones de su titular no vayan dirigidas a crear una apariencia de uso necesaria para enervar la acción de caducidad (STS 5-4-1994, «Oasis»).

 

b) Uso a título de marca

 

Que el signo ha de utilizarse a título de marca significa, con base en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Marcas, que ha de distinguir en el mercado productos o servicios de una persona de productos o servicios idénticos de otra persona.

 

La utilización del signo para distinguir productos y servicios exige que se establezca una adecuada conexión entre aquél y éstos. La determinación en el caso concreto de cuándo se produce dicha conexión debe atender a si efectivamente los consumidores entienden que el signo o medio distingue los productos o servicios para los que se ha registrado. La forma típica de cumplimiento de este requisito es la colocación del signo en el producto, pero la conexión no se ha de establecer necesariamente de esta forma, como, por lo demás, resulta evidente si se piensa en las marcas de servicios.

 

En cualquier caso, se ha de partir de una valoración de hechos que hasta el momento actual los jueces han realizado sin acudir a estudios empíricos, de ahí que no sea inhabitual encontrar divergencias en su apreciación por las diferentes instancias. Así se muestra en el caso «Niké c. Nike», al que en adelante me referiré como caso «Niké», en el que la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999, a diferencia de la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de febrero de 1995, consideró que era suficiente el uso de la marca mixta constituida por la imagen de la estatua de la Victoria de Samotracia y el vocablo Nike, cuando esta marca se utiliza en una etiqueta con forma de librillo de dos hojas, en cuya cara externa aparece un cuadrado de color rojo en el que está escrita la palabra Nike, y cuya cara interna contiene una imagen modificada de la estatua de la diosa griega.

No se utiliza el signo a título de marca cuando persigue funciones que son ajenas al Derecho de marcas. Ello sucede, por ejemplo cuando se utiliza la marca con finalidad docente, divulgativa, informativa, ornamental o en un procedimiento administrativo para la obtención de una autorización de comercialización. Tampoco hay uso del signo a título de marca cuando se utiliza para identificar elementos diferentes de los productos o servicios. Así sucede cuando se utiliza como nombre de una persona (STS 22-1-2000), razón social, nombre comercial, rótulo de establecimiento o nombre de dominio.

 

Con la consolidación de Internet se plantea si es posible considerar la utilización de los nombres de dominio que coincide con una marca anterior como uso a título de marca. A pesar de que la función técnica propia de los nombres de dominio es la identificación y localización de los ordenadores conectados a Internet o de recursos introducidos en estos ordenadores, no debe existir inconveniente para admitir que la utilización del nombre de dominio como referencia que conduce a un homepage de la web o a otro recurso de Internet puede constituir uso a título de marca. La utilización del nombre de dominio a título de marca puede darse siempre que a través de los mismos se presenten productos o servicios, se ofrezcan éstos directamente o se pongan a disposición las informaciones o herramientas precisas para su contratación on line o de cualquier otro modo. En otras ocasiones, esos recursos de Internet constituyen ellos mismos un servicio y, por tanto, la utilización del nombre de dominio es, al tiempo, utilización a título de marca, como sucede con los nombres de dominio de los proveedores de servicios de acceso a Internet o, en general, de servicios de información.

 

 

c) (sigue) Comercialización

 

Como se ha dicho, para que el uso sea efectivo y real es necesario también que, como se ha afirmado por el Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de diciembre de 1992 caso «Chester», el uso de la marca sea “externo y público” y no dentro del ámbito privado o empresarial del titular -caso en el que, por lo demás, no hay uso a título de marca- (vid. también STS 30-10-1986 «Quilla» y SAP 27-4-1993 «Fino Bandera»).

 

De ahí que por sí solos no puedan considerarse uso suficiente actos meramente preparatorios, tales como el diseño de la marca y la confección de envases y embalajes sobre los que figura la correspondiente marca, la colocación de ésta en las mercancías, el transporte de las mercancías del lugar de producción a los puntos de venta, la utilización de las marcas en las relaciones entre empresas de un mismo grupo, la firma de un contrato para la comercialización de los productos distinguidos con la marca, el encargo de etiquetas (STS 5-4-1994 «Oasis») o, entre otros supuestos, la venta de los productos fuera de los canales comerciales (STS 1-3-1999 «Hispano Suiza»).

 

En cambio se han considerado supuestos de uso externo y público de la marca la comercialización y, en determinadas circunstancias, la publicidad.

 

La comercialización de los productos y servicios para cuya identificación se ha registrado una marca, constituye por excelencia la actuación relevante para cumplir con la obligación de uso. Ahora bien, en el caso concreto no siempre puede afirmarse que la comercialización de la marca es suficiente para cumplir con las exigencias del deber de uso. Para ello es necesario, como se ha señalado en la sentencia del Tribunal Supremo, caso «Chester», que la comercialización de los productos y servicios adquiera la intensidad necesaria para que la marca pueda identificar los productos o servicios en cuestión, lo que entraña una mínima presencia en el mercado (en este sentido, vid. STS 18-12-1992 «Chester». De esta forma, y como se deduce del examen de la jurisprudencia española, se hace necesario realizar una cierta cuantificación del volumen de negocios que, contrastada fundamentalmente con las condiciones del mercado, especialmente con el número de consumidores potenciales de los productos y servicios, con la duración de la comercialización (STS 22-1-2000, «El Cordobés») y con las características de los productos o servicios de marca, permitirá determinar en el caso concreto el grado de penetración de la marca en el correspondiente círculo de consumidores y, por consiguiente, si la marca cumple su función de permitir a éstos la identificación de los productos o servicios en sus decisiones de mercado.

 

d) (sigue) Publicidad

 

La publicidad también constituye un acto externo y público, toda vez que es un instrumento de marketing especialmente apto para facilitar el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores, así como para reforzar la imagen de los productos y servicios de marca. Ahora bien, ha sido muy debatido si la publicidad por sí sola puede considerarse suficiente para que el titular de la marca cumpla su deber de uso. A mi modo de ver, partiendo de la finalidad informativa de la publicidad, su suficiencia a los efectos que ahora interesa dependerá de que se haya organizado de buena fe, esto es, de que no se defrauden las expectativas de los consumidores porque su única finalidad sea evitar la caducidad de la marca.  La buena fe en esta materia se traduce en una exigencia de utilizar la marca para permitir a los consumidores la identificación de los productos o servicios y facilitar con ello sus decisiones de mercado actuales o futuras. De ahí que la publicidad haya de considerarse un medio apto para cumplir con las exigencias del uso obligatorio de la marca siempre que vaya acompañada o seguida de la comercialización de los productos o servicios.

 

e) Uso en forma distinta al signo registrado

 

En relación con la forma en que se usa la marca, la Ley aborda en varios preceptos los problemas relacionados con el hecho de que haya diferencias entre el signo registrado y el que es utilizado o el que se pretende que acceda al registro. Para la apreciación de dichos cambios se manejan dos criterios que se diferencian fundamentalmente en el grado de exigencia: De un lado, los artículos 33 y 39 subordinan la modificación de la marca y el cumplimiento del deber de uso a que se mantenga el carácter distintivo o a que exista una identidad sustancial entre las distintas versiones de la marca. De otro lado, el art. 6.1 y 34.2 en relación con el riesgo de confusión y de asociación se refieren a la semejanza entre signos, lo que constituye un concepto más amplio que el anterior.

 

Como se ha señalado, el tratamiento del cambio de forma en  relación con el deber de uso gira en torno al primer criterio, que podemos denominar estricto. En este sentido la Ley considera que el titular de la marca cumple con su deber de uso cuando emplea la marca en una versión que no altera de manera significativa el carácter distintivo de la versión registrada. [art. 39.2 a) LM]. Esta norma se alinea, además, con las correspondientes contenidas en el Convenio de la Unión de París (art. 5.2.C CUP), en el Reglamento sobre la marca comunitaria [15.2 a) RMC] y en la Directiva [ art. 10.2 a) DM], no sólo en un plano sustantivo sino también desde un punto de vista terminológico [recuérdese que en la Ley de Marcas de 1988 se establecía que era suficiente “el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halle registrada” (art. 4.2 a)].

 

Centrando la atención en el plano sustantivo, las normas mencionadas renuncian a tratar el cambio de forma con el concepto de semejanza y en ellas lo verdaderamente relevante es que, como se ha señalado bajo la vigencia de la anterior Ley en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1989 «JB», el uso de la marca en forma distinta a la registrada no afecte sustancialmente a la identidad o capacidad distintiva del signo (STS 28-11-1989 «JB» y SAP Barcelona 22-12-1995 «Pepe Pardo»), cuestión que tendría que dilucidarse -y en este punto no hay diferencias con la apreciación de la semejanza- atendiendo a la imagen que el signo provoca en los consumidores. En términos procedentes del Derecho norteamericano, que han encontrado acomodo entre la doctrina de nuestro país, y han sido recogidos expresamente por el Tribunal Supremo en el caso «Niké», lo decisivo es determinar si la impresión comercial de la marca registrada ha sido alterada por los cambios en su forma, para lo que será necesario determinar si el consumidor medio identifica la nueva versión de la marca con la versión registrada.

En cuanto a los efectos de la regla, es incuestionable su aplicación cuando el titular de una marca registrada la use de una forma modificada, pero cabe preguntarse si el titular de una serie de registros, cuyos signos sólo se diferencian mínimamente, puede invocar dicho precepto para impedir la invalidación de las marcas registradas no usadas.

 

La respuesta a este interrogante ha de partir ineludiblemente de la finalidad del precepto, que no es sino asegurar una adaptación de la obligación de uso a la realidad de las cosas y evitar la rigidez extrema del sistema de marcas, sobre todo a la vista de las disposiciones que regulan el cambio de forma de la marca. Nótese que en la actual Ley ha desaparecido, incluso, la posibilidad de registrar marcas derivadas (vid. art. 9 LM 1988).

 

Por ello, en mi opinión no puede realizarse una interpretación estricta que impida la entrada en juego del precepto en los supuestos de registros paralelos cuando falta en la Ley una exigencia expresa de que la marca modificada explotada no esté registrada. Y tampoco puede aceptarse la crítica de que la aplicación del precepto en los supuestos de registros paralelos equivaldría a tolerar las marcas defensivas: dicho efecto no ha de darse de forma irremediable si los tribunales renuncian a una interpretación laxa de cuándo se usa una marca con cambios que no alteren el carácter distintivo o impresión comercial de otra. Además, con la interpretación propuesta no se otorga, por lo general, más protección al titular de la marca. Sólo hay un supuesto en el que esta protección se vería ampliada, como se observa en este ejemplo: el titular de la marca A inscribe posteriormente la marca C cuyo carácter distintivo o impresión comercial no varía. Con posterioridad a la inscripción de la marca A, pero antes de acceder al registro la marca C, un tercero ha registrado marca B semejante. La marca A no se usa desde hace más de cinco años. En tal caso, el titular de la marca B podría solicitar la nulidad de la marca C, a no ser que el uso de C sea válido para A. Como se ha dicho, sólo en este supuesto la interpretación que se propone otorga más protección al titular de la marca registrada. Pero es lógico que así sea en un ordenamiento como el nuestro que parte del principio de inmodificabilidad de la marca registrada.

 

f) Uso parcial

 

En los casos en que un signo fuere registrado como marca para distinguir varios productos o servicios de una misma clase o fuere registrado como distintas marcas autónomas para distintas clases, la Ley de Marcas de 1988, partiendo del modelo tradicional francés de regulación del uso parcial, al que incluso superaba en generosidad, extendía los efectos del uso parcial de la marca no sólo a los productos o servicios sobre los que efectivamente se había usado, sino también a aquellos inscritos que estaban comprendidos en la misma clase del nomenclátor internacional, que eran similares o en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podía dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros (art. 4.4 LM).

 

La aproximación de nuestro legislador favorecía claramente al titular de la marca registrada y parecía evidenciar su deseo de prever los mecanismos necesarios para salvaguardar las marcas defensivas. Pero era una legislación que contrariaba claramente la Directiva, que sigue el modelo alemán. En ésta, en caso de uso parcial, la marca se considerará registrada únicamente para los productos o servicios en relación con los cuales se haya efectivamente usado (art. 11.4 DM).

 

En la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 no se reproduce en su art. 39, que configura la obligación de uso, la previsión normativa del art. 11.4 de la Directiva. Ello plantea la cuestión de si en la nueva regulación los efectos del uso parcial se limitan a los productos y servicios en relación con los cuales se ha utilizado el signo registrado. Desde luego que al desaparecer la regla del art. 4.4 de la anterior Ley de Marcas y seguir reconociéndose el principio de caducidad parcial en el artículo 60 de la nueva Ley de Marcas, ha de entenderse que los efectos del uso parcial no se extienden más allá de los productos o servicios para los que se ha utilizado la marca.

 

Y en contra de esta opinión no puede esgrimirse que la caducidad parcial se reconoce respecto de otras causas de caducidad distintas de la caducidad por falta de uso. Este argumento encontraría apoyo en el hecho de que la limitación de los efectos del uso parcial sí se recoge expresamente en relación con otros procedimientos en los que puede alegarse la falta de uso: en los procedimientos de nulidad (art. 52.3 LM) y de violación de derechos de marcas (art. 41.2 LM). En relación con estos procedimientos se dice: “A estos efectos, la marca se considerará  registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada”.

 

En definitiva, a la limitación de los efectos del uso parcial a los productos o servicios en relación con los cuales se ha usado la marca registrada se llega atendiendo a criterios sistemáticos, históricos y de interpretación conforme a la Directiva de marcas.

 

Desde un punto de vista sistemático, puede explicarse la ausencia de previsión expresa de la limitación de los efectos del uso parcial en relación con la caducidad de la marca al hecho de que en esta sede se recoge el principio de caducidad parcial. Ello es lo que habría hecho innecesario una previsión expresa como la recogida en relación con los procedimientos de violación de derechos de marcas y de nulidad.

 

Desde un punto de vista histórico, la eliminación de la previsión del art. 4.4 LM 1988 que extendía los efectos del uso parcial más allá de los productos o servicios deja bien a las claras la opción del legislador de 2001 por limitar los efectos del uso parcial.

 

Esta conclusión quedaría confirmada acudiendo al criterio de interpretación conforme a la directiva. En este contexto, conviene recordar que la regulación del uso parcial en la Ley de Marcas de 1988, a pesar de que era a toda luces incompatible con la norma comunitaria y cualquier interpretación a tenor de la Directiva constituiría una interpretación contra legem, fue entendida en el sentido de la regulación comunitaria por la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona de 5 de julio de 1996 en el caso Parranda.

 

 

3. Requisitos subjetivos

 

Analizados los elementos objetivos que comprende el uso obligatorio. En el plano subjetivo, la Ley parte indiscutiblemente de que el titular de la marca registrada es el sujeto pasivo del deber de uso. Ello no significa que la marca deba ser personalmente usada por su titular para identificar a sus propios productos o servicios. En este sentido la Ley establece que “la marca se reputará usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su consentimiento” (art. 39.3 LM), sin que se requiera como hacía la anterior Ley de Marcas que el consentimiento sea expreso (art. 4.3 LM 1988). Nuestra legislación se alinea, pues, en lo terminológico con la Directiva, que no exigía el consentimiento expreso (art. 10.3 DM).

 

Así las cosas, el consentimiento puede resultar de las circunstancias del caso. De este modo, únicamente podrá hablarse de ausencia de consentimiento, de un lado, cuando el titular no tiene posibilidad de manifestar su consentimiento o resulta evidente que no lo ha hecho, esto es, cuando no tiene conocimiento del uso de la marca por un tercero o cuando podría  ejercitar contra dicho uso una acción por violación de derechos de marca, y de otro lado, en aquellos casos en el que el otorgamiento de su consentimiento carece de relevancia alguna porque el tercero podría seguir usando la marca en España sin su consentimiento, como sucede en aquellos casos en que se ha producido el agotamiento de su derecho de marca.

 

En cuanto a los supuestos concretos en los que el uso de la marca por un tercero beneficia a su titular por tratarse de un uso consentido, merecen destacarse los casos en que el titular de la marca es una empresa matriz o filial de un grupo de sociedades, así como aquellos en que el uso lo realiza un licenciatario. A ambos supuestos, se refiere implícitamente el art. 19.2 ADPIC, cuando señala que el uso de tercero ha de estar controlado por el titular de la marca. Debido a la unidad económica del grupo, ha de entenderse como uso propio de la empresa dominante o de la filial el uso realizado por cualquiera de las sociedades integrantes del grupo.

 

En cuanto al uso realizado por un licenciatario, conviene aclarar que la previsión del art. 46.3 de formular por escrito e inscribir en la OEPM la licencia de marca carece de relevancia en relación con el cumplimiento de la obligación de uso. Aparte de que la finalidad del precepto es la oposición de la propia licencia a terceros y, por consiguiente, resulta totalmente ajena a la materia que nos ocupa, la exigencia de formalización por escrito e inscripción de la licencia significaría la consideración de que el consentimiento no es en este caso suficiente, con lo que se estaría haciendo una interpretación contraria a la Directiva. De igual modo, tampoco es necesario que el licenciante controle la calidad de los productos o servicios dotados de marca..

 

Por último, en el caso de marcas colectivas y de garantía la exigencia de uso podrá cumplirse por cualquier persona que esté facultada para usar dichas marcas conforme a sus respectivos reglamentos (art. 75 LM).

4. Requisitos territoriales

 

En cuanto a los requisitos territoriales, el uso ha de realizarse en territorio nacional. De esta regla general se exceptúan los supuestos en que los productos o servicios se destinan exclusivamente a su exportación [art. 39.2 b) LM]. En relación con éstos, la LM de 1988 se equiparaba al uso la “utilización de la marca en España” [art. 4.2 b)]. Esta expresión no podía entenderse en el sentido de que se exigía la comercialización en España. Ello sería absurdo al referirse el precepto a productos o servicios destinados únicamente a la exportación. Así, por lo demás, se desprendía de una interpretación conforme a la Directiva que compele a los Estados miembros a equiparar al uso la aplicación de la marca en los productos o servicios o en su presentación en el Estado miembro de que se trate sólo con fines de exportación [véase art. 10.2 b) DM]. La Ley de Marcas de 2001 aclara esta cuestión, al concretar la expresión “utilización en España” conforme hace la Directiva [art. 39.2 b)].

 

En este contexto, merece especial consideración la utilización de la marca en Internet. Al respecto, ha de distinguirse entre el uso de la marca en el contenido de la red para identificar productos o servicios que se suministran fuera de la misma por los canales de distribución tradicionales y el uso de la marca para identificar servicios que por su naturaleza pueden suministrarse en la propia red. En el primer caso, son de aplicación las reglas generales y, así, habrá que considerar que la marca se utiliza en España cuando los productos o servicios ofrecidos en Internet se suministran en territorio nacional. En el segundo caso, en cambio, será necesario que los servicios suministrados directamente en la red se dirijan a los consumidores españoles, sin que baste la mera accesibilidad. Cuándo se puede afirmar que un servicio suministrado por la red se dirige a los consumidores españoles es una cuestión que debe determinarse en el caso concreto a partir de la configuración de la oferta. No habra, por ejemplo, dudas de que los servicios se dirigen al territorio nacional cuando se utilice el idioma español, se haga referencia a la peseta como moneda y se incluyan llamadas específicas al consumidor español.

 

 

5. Requisitos temporales

 

En cuanto a los elementos temporales, el cumplimiento de su deber por parte del titular de la marca exige iniciar el uso en un plazo de cinco años o reanundarlo antes de que el uso quede suspendido durante un plazo ininterrumpido de 5 años  [art. 39.1 LM].  En el primer caso el dies a quo es la fecha de publicación de la concesión del registro, y en el segundo, la fecha en que la marca dejó de usarse.

 

Ahora bien, el transcurso de los mencionados plazos no conlleva ipso iure la sanción de caducidad de la marca registrada, puesto que ésta ha de ser necesariamente declarada por los tribunales [art. 55.1, último párrafo LM].

 

A falta de sentencia que declare la caducidad de la marca, su titular podía evitarla a tenor de los dispuesto en la Ley de Marcas de 1988 si, en el período comprendido entre la expiración del plazo de 5 años durante el que no ha usado la marca y los tres meses previos al ejercicio de la acción de caducidad, demostraba que había empezado a usarla de buena fe con arreglo al artículo 4 de la Ley de marcas [art. 53 a) in fine LM 1988]. Este precepto, según señala el Tribunal Supremo en la sentencia «Nike» había de ser objeto de interpretación conforme a la Directiva, cuyo art. 12.1 no exige la buena fe en el inicio o reanudación del uso con anterioridad al plazo de los tres meses previos a la presentación de la demanda de caducidad. La buena fe a estos efectos se entiende como desconocimiento de que un tercero podría presentar una demanda de caducidad.

 

La Ley de Marcas de 2001 renuncia a los términos de la Ley vigente y, para zanjar cualquier discusión acerca de la posibilidad de interpretación conforme, copia la redacción de la Directiva en este punto (art. 58 LM).

 

6. Causas justificativas de la falta de uso

 

Pese a la falta de uso efectivo y real durante un plazo ininterrumpido de 5 años, el titular de la marca evita los efectos previstos para el caso de incumplimiento de su obligación si existen causas justificativas de su inactividad (art. 39.1 LM).

 

Los términos “causas justificativas” empleados por la Ley de Marcas coinciden con los utilizados por las normas del Derecho comunitario (art. 12.1 DM y art. 15.1 RMC), por lo que han de entenderse en sentido restrictivo, pero no hasta el punto de limitarla a los supuestos clásicos de fuerza mayor, términos estos últimos utilizados en el Estatuto de la Propiedad Industrial (cfr. art. 158.5 EPI y SSTS 30-9-1983, «El Mercantil Valenciano» y STS 23-9-1983 «El Liberal»). En esta línea, la Ley de Marcas de 2001 introduce como novedad una definición de causas justificadas en el art. 39.4 que es calcada a la contenida en el ADPIC que, inspirado en el Derecho comunitario, y en particular en los trabajos preparatorios, define las causas justificativas como aquellas circunstancias que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada la marca.

 

Las sentencias de los tribunales de segunda instancia que han aplicado la Ley de Marcas de 1988 se han pronunciado en esta dirección. En efecto, las Adiencias no han considerado que las dificultades para poner en marcha una industria de alta tecnología (SAP Barcelona 7-3-1995 «Colcafé») o la enfermedad del titular de la marca (SAP Valencia 17-7-1995 «Nokia Display Tecnichs GmbH») justifican la falta de uso, porque constituyen riesgos que deben ser asumidos por el titular. En cambio, no se ha dudado en considerar que sí justifica la falta de uso la denegación de la inscripción de una especialidad farmacéutica en el correspondiente registro administrativo (SAP Barcelona 5-10-1995 «Reunil»).